В последние годы все чаще возникают споры между заявителями и экспертами по поводу непризнания технических решений изобретениями. В этом случае заявитель должен быть готов к защите своего изобретения на коллегии Палаты по патентным спорам.
DOI:10.22184/1993-8578.2015.55.1.72.78
DOI:10.22184/1993-8578.2015.55.1.72.78
Теги: chamber for patent disputes patenting inventions палата по патентным спорам патентование изобретений
Палата по патентным спорам (далее –
"палата") находится по адресу: 129993, Москва, Бережковская наб., д.24. В заседаниях коллегии палаты участвуют ее члены в количестве не менее трех человек, включая председательствующего, ответственного за рассмотрение дела, заявитель(и), представитель(и) экспертизы, а также иные представители, в качестве которых могут выступать, например, начинающие эксперты, приглашенные на заседание коллегии с целью их обучения. Заявитель имеет право пригласить на заседание своего представителя (доверенное лицо), с которым он может советоваться в процессе работы коллегии. На этого представителя заявителем должна быть подготовлена доверенность, которую перед началом заседания он передает коллегии. Если заявитель не присутствует на заседании коллеги, а доверяет рассмотрение дела своему представителю, то доверенность заверяется нотариально. Представителем заявителя может выступать любое лицо, причем не обязательно обладающее статусом патентного поверенного.
В начале заседания коллегии палаты заявитель или его доверенное лицо излагают свою позицию, потом слово предоставляется эксперту, принявшему оспариваемое решение. После этого коллегия задает вопросы сторонам и формулирует заключение. Диалог между экспертом и заявителем (и/или его представителем) формально запрещен, однако, при разборе сложных технических решений иногда он возникает, и, если этот диалог носит позитивный характер, не содержит претензий заявителя в необъективности экспертизы и служит разъяснению технических вопросов, то коллегия палаты может его не прервать. Заседание коллегии может продолжаться несколько часов.
Согласно пп. 1.1–1.4 правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате, изложенных на сайте Федерального института промышленной собственности (http://www.fips.ru), в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов могут быть поданы следующие возражения:
•на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
•на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец отозванной;
•против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
•против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.
В этой статье представлены рекомендации, касающиеся первых двух пунктов.
Важными положениями правил является то, что согласно п.2.2 возражение составляется в произвольной форме, а согласно п.2.5 оно должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения. Остальные требования, касающиеся подачи возражений, подробно и понятно изложены в правилах (см. ссылку), и не требуют комментариев. Возражение подается заявителем на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, после чего он получает уведомление о времени проведения коллегии палаты. Данную информацию также можно узнать по ссылке http://www.fips.ru/sitedocs/Boards.pdf в разделе "Расписание коллегии Палаты по патентным спорам".
Вопрос о прохождении заявителем этапа рассмотрения своего технического решения на коллегии палаты уже кратко затрагивался в [1, 2] при рассмотрении спорной ситуации по "Способу измерения энергии квантовой нелокальности частиц, совершающих инфинитное движение". Ниже рассмотрим этот случай несколько подробнее.
Итак, на стадии экспертизы заявки приведенные заявителем технические аргументы, теоретические выкладки и результаты экспериментов не убедили эксперта в возможности промышленной применимости предложенного способа. Отчасти это объяснимо, так как изобретение носило достаточно революционный характер и основывалось на обнаружении нового эффекта, информация о котором на момент подачи заявки еще не была опубликована в открытой печати. Разумеется, экспертиза имела основания сомневаться в объективном существовании этого эффекта (открытия). Но на момент проведения коллегии палаты информация, касающаяся этого открытия, с приведением примеров его использования и развития уже была опубликована в нескольких научных и научно-популярных источниках, в том числе зарубежных. Эти сведения выходят за рамки первоначальных материалов заявки, но их и не планировалось предлагать в качестве дополнительных материалов для внесения в текст заявки и, тем более, в формулу изобретения. Тем не менее публикации были представлены на коллегии палаты, так как они в доходчивой форме и с разных сторон объясняли сущность открытия, подтверждали его объективность и возможность реализации в предложенном способе. Кроме того, в первичном возражении коллегии палаты был предложен откорректированный вариант формулы изобретения, частично учитывающий замечания экспертизы. Тем не менее эксперт, принявший решение об отказе в выдаче патента, свое мнение не изменил, и было назначено второе заседание коллегии палаты с новым экспертом. На этом заседании было принято решение о возобновлении экспертизы, которая выдала патент на предложенный способ [3].
В качестве второго примера рассмотрим заседание коллегии палаты, посвященное решению о признании отозванной (форма № 05 ИЗ,ПМ,ПО-2011) заявки на изобретение, в которой предлагались часы, выполненные в виде архитектурного объекта, представляющего собой группу фонтанов. Секундные, минутные и часовые фонтаны располагаются в бассейне по трем окружностям, имеющим разные диаметры. Вокруг фонтанов на твердой поверхности также по трем окружностям разных диаметров устанавливаются три группы источников света. При этом каждой секунде, минуте и часу соответствует определенный фонтан и источник света, включающиеся в соответствующий момент.
В процессе экспертизы предложенному решению были противопоставлены восемь зарубежных и два отечественных патента, сделан вывод о его несоответствии условию изобретательского уровня, и вынесено уведомление (форма № 26 ИЗ_2012) о несоответствии условиям патентоспособности. Заявитель провел сравнительный анализ предложенных и противопоставленных признаков, а также технических результатов от их использования и высказал намерение об участии в экспертном совещании, если экспертиза сочтет это целесообразным. Экспертиза приняла такое предложение, и на совещании было решено предоставить время для корректировки формулы изобретения и проведения более полного сравнительного анализа. Его результаты заявитель представил в виде сравнительной таблицы, в которой по каждому пункту предложенной формулы изобретения были приведены отличительные признаки, противопоставленные экспертизой признаки, технические результаты от использования тех и других признаков и выводы. На основании анализа было установлено, что признаки и технические результаты двух зависимых пунктов формулы изобретения полностью совпадают с противопоставленными, и эти пункты были исключены из формулы. Признаки трех пунктов, которые не совпадают с противопоставленными, были оставлены без изменения. Признаки остальных пунктов частично совпадают с противопоставленными признаками, но имеют другой технический результат. По результатам анализа экспертизе был представлен откорректированный вариант формулы изобретения, в которую были также включены дополнительные признаки, основанные на первичном описании заявки, но дословно там не присутствующие. По мнению заявителя, эти признаки не выходили за рамки первоначальных материалов.
Решение эксперта о признании заявки отозванной основывалось на откорректированном варианте формулы изобретения. Эксперт отметил, что в нее включены признаки, отсутствующие в текстах формулы и в описании, которые были представлены в первоначальных материалах заявки, в отношении расположения фонтанов "в центральной части информационной поверхности" и расположения секундных индикаторов второго набора индикаторов "в максимальной близости" к секундным индикаторам первого набора индикаторов. В решении указывается, что "наличие в скорректированной формуле… признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, показывает, что при ее составлении нарушены требования п. 1 ст. 1378 ГК РФ и п. 24.7.(3) Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, в связи с чем в соответствии с п. 24.6.(2) регламента данная заявка на изобретение признана отозванной".
Действительно, признаки: "в центральной части информационной поверхности" и "в максимальной близости" отсутствовали в явном виде в первичных материалах заявки. Однако они, по мнению заявителя, однозначно следовали из чертежей и описания, где были даны диаметры окружностей с расположенными на них объектами, из чего можно сделать вывод об их положении друг относительно друга. При этом экспертиза игнорировала сравнительный анализ отличительных признаков предложенного решения и признаков, противопоставленных экспертизой, представленный заявителем одновременно с откорректированным вариантом формулы изобретения.
В направленном в палату возражении на решение о признании заявки отозванной заявитель подчеркнул, что, по его мнению, вариант откорректированной формулы изобретения, по сути, не выходит за рамки первоначальных материалов, но он не настаивал и не настаивает на включении именно этих вариантов признаков в формулу изобретения, и что возможны и другие их варианты изложения, дословно основанные на первичных материалах заявки. Эти варианты были указаны в возражении и основывались на приведении соотношений диаметров окружностей расположения объектов, взятых из первичного описания. Также в возражении была представлена копия не учтенного экспертизой сравнительного анализа признаков.
Так как коллегия палаты рассматривает технические вопросы и принимает решение в течение ограниченного заседанием промежутка времени, были представлены дополнительные графические и фотоматериалы патентуемого объекта. Они явно выходили за рамки первоначальных материалов, но более доходчиво разъясняли суть изобретения. На коллегии было специально оговорено и подчеркнуто, что заявитель не собирается заменять первичные графические и иные материалы, а представил дополнительные материалы, чтобы коллегия смогла быстрее разобраться с технической стороной вопроса. Одновременно, фотоматериалы подтвердили существование реального соответствующего формуле изобретения объекта и готовность заявителя добиваться положительного решения по заявке. Представителя экспертизы убедили аргументы заявителя, и коллегия палаты восстановила делопроизводство по заявке, обязав продолжить ее экспертизу.
В обоих приведенных примерах в возражениях были представлены откорректированные формулы изобретений. Дополнительные материалы, в том числе, выходящие за рамки первоначальных, использовались на коллегии палаты исключительно с целью разъяснения технических вопросов. Эти материалы можно предъявлять как перед началом заседания коллегии, так и в процессе ее проведения, когда заявитель почувствует их необходимость. Все это позволило коллегии палаты быстро разобраться в сути рассматриваемых вопросов и принять объективные решения.
Среди изобретателей бытует мнение, что пытаться отстоять свои аргументы на коллегии палаты – дело бесперспективное. Разумеется, далеко не все дела решаются в пользу изобретателей (см. статистику в разделе правил "Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принимаемые по результатам рассмотрения возражений и заявлений коллегиями Палаты по патентным спорам" http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm). Тем не менее два приведенных примера свидетельствуют о том, что при надлежащей подготовке и аргументации, основанной на объективных данных, возражения заявителей могут быть удовлетворены.
Литература
1.Соколов Д.Ю. Патентование сложных изобретений. М.: Информационно-издательский центр "Патент", 2013. 120 с.
2.Соколов Д.Ю. Патентная экспертиза высоких технологий // Наноиндустрия. 2012. № 6.
3.Патент 2444711 Рос. Федерация. Способ измерения энергии квантовой нелокальности частиц, совершающий инфинитное движение.
"палата") находится по адресу: 129993, Москва, Бережковская наб., д.24. В заседаниях коллегии палаты участвуют ее члены в количестве не менее трех человек, включая председательствующего, ответственного за рассмотрение дела, заявитель(и), представитель(и) экспертизы, а также иные представители, в качестве которых могут выступать, например, начинающие эксперты, приглашенные на заседание коллегии с целью их обучения. Заявитель имеет право пригласить на заседание своего представителя (доверенное лицо), с которым он может советоваться в процессе работы коллегии. На этого представителя заявителем должна быть подготовлена доверенность, которую перед началом заседания он передает коллегии. Если заявитель не присутствует на заседании коллеги, а доверяет рассмотрение дела своему представителю, то доверенность заверяется нотариально. Представителем заявителя может выступать любое лицо, причем не обязательно обладающее статусом патентного поверенного.
В начале заседания коллегии палаты заявитель или его доверенное лицо излагают свою позицию, потом слово предоставляется эксперту, принявшему оспариваемое решение. После этого коллегия задает вопросы сторонам и формулирует заключение. Диалог между экспертом и заявителем (и/или его представителем) формально запрещен, однако, при разборе сложных технических решений иногда он возникает, и, если этот диалог носит позитивный характер, не содержит претензий заявителя в необъективности экспертизы и служит разъяснению технических вопросов, то коллегия палаты может его не прервать. Заседание коллегии может продолжаться несколько часов.
Согласно пп. 1.1–1.4 правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате, изложенных на сайте Федерального института промышленной собственности (http://www.fips.ru), в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов могут быть поданы следующие возражения:
•на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
•на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец отозванной;
•против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
•против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.
В этой статье представлены рекомендации, касающиеся первых двух пунктов.
Важными положениями правил является то, что согласно п.2.2 возражение составляется в произвольной форме, а согласно п.2.5 оно должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения. Остальные требования, касающиеся подачи возражений, подробно и понятно изложены в правилах (см. ссылку), и не требуют комментариев. Возражение подается заявителем на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, после чего он получает уведомление о времени проведения коллегии палаты. Данную информацию также можно узнать по ссылке http://www.fips.ru/sitedocs/Boards.pdf в разделе "Расписание коллегии Палаты по патентным спорам".
Вопрос о прохождении заявителем этапа рассмотрения своего технического решения на коллегии палаты уже кратко затрагивался в [1, 2] при рассмотрении спорной ситуации по "Способу измерения энергии квантовой нелокальности частиц, совершающих инфинитное движение". Ниже рассмотрим этот случай несколько подробнее.
Итак, на стадии экспертизы заявки приведенные заявителем технические аргументы, теоретические выкладки и результаты экспериментов не убедили эксперта в возможности промышленной применимости предложенного способа. Отчасти это объяснимо, так как изобретение носило достаточно революционный характер и основывалось на обнаружении нового эффекта, информация о котором на момент подачи заявки еще не была опубликована в открытой печати. Разумеется, экспертиза имела основания сомневаться в объективном существовании этого эффекта (открытия). Но на момент проведения коллегии палаты информация, касающаяся этого открытия, с приведением примеров его использования и развития уже была опубликована в нескольких научных и научно-популярных источниках, в том числе зарубежных. Эти сведения выходят за рамки первоначальных материалов заявки, но их и не планировалось предлагать в качестве дополнительных материалов для внесения в текст заявки и, тем более, в формулу изобретения. Тем не менее публикации были представлены на коллегии палаты, так как они в доходчивой форме и с разных сторон объясняли сущность открытия, подтверждали его объективность и возможность реализации в предложенном способе. Кроме того, в первичном возражении коллегии палаты был предложен откорректированный вариант формулы изобретения, частично учитывающий замечания экспертизы. Тем не менее эксперт, принявший решение об отказе в выдаче патента, свое мнение не изменил, и было назначено второе заседание коллегии палаты с новым экспертом. На этом заседании было принято решение о возобновлении экспертизы, которая выдала патент на предложенный способ [3].
В качестве второго примера рассмотрим заседание коллегии палаты, посвященное решению о признании отозванной (форма № 05 ИЗ,ПМ,ПО-2011) заявки на изобретение, в которой предлагались часы, выполненные в виде архитектурного объекта, представляющего собой группу фонтанов. Секундные, минутные и часовые фонтаны располагаются в бассейне по трем окружностям, имеющим разные диаметры. Вокруг фонтанов на твердой поверхности также по трем окружностям разных диаметров устанавливаются три группы источников света. При этом каждой секунде, минуте и часу соответствует определенный фонтан и источник света, включающиеся в соответствующий момент.
В процессе экспертизы предложенному решению были противопоставлены восемь зарубежных и два отечественных патента, сделан вывод о его несоответствии условию изобретательского уровня, и вынесено уведомление (форма № 26 ИЗ_2012) о несоответствии условиям патентоспособности. Заявитель провел сравнительный анализ предложенных и противопоставленных признаков, а также технических результатов от их использования и высказал намерение об участии в экспертном совещании, если экспертиза сочтет это целесообразным. Экспертиза приняла такое предложение, и на совещании было решено предоставить время для корректировки формулы изобретения и проведения более полного сравнительного анализа. Его результаты заявитель представил в виде сравнительной таблицы, в которой по каждому пункту предложенной формулы изобретения были приведены отличительные признаки, противопоставленные экспертизой признаки, технические результаты от использования тех и других признаков и выводы. На основании анализа было установлено, что признаки и технические результаты двух зависимых пунктов формулы изобретения полностью совпадают с противопоставленными, и эти пункты были исключены из формулы. Признаки трех пунктов, которые не совпадают с противопоставленными, были оставлены без изменения. Признаки остальных пунктов частично совпадают с противопоставленными признаками, но имеют другой технический результат. По результатам анализа экспертизе был представлен откорректированный вариант формулы изобретения, в которую были также включены дополнительные признаки, основанные на первичном описании заявки, но дословно там не присутствующие. По мнению заявителя, эти признаки не выходили за рамки первоначальных материалов.
Решение эксперта о признании заявки отозванной основывалось на откорректированном варианте формулы изобретения. Эксперт отметил, что в нее включены признаки, отсутствующие в текстах формулы и в описании, которые были представлены в первоначальных материалах заявки, в отношении расположения фонтанов "в центральной части информационной поверхности" и расположения секундных индикаторов второго набора индикаторов "в максимальной близости" к секундным индикаторам первого набора индикаторов. В решении указывается, что "наличие в скорректированной формуле… признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, показывает, что при ее составлении нарушены требования п. 1 ст. 1378 ГК РФ и п. 24.7.(3) Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, в связи с чем в соответствии с п. 24.6.(2) регламента данная заявка на изобретение признана отозванной".
Действительно, признаки: "в центральной части информационной поверхности" и "в максимальной близости" отсутствовали в явном виде в первичных материалах заявки. Однако они, по мнению заявителя, однозначно следовали из чертежей и описания, где были даны диаметры окружностей с расположенными на них объектами, из чего можно сделать вывод об их положении друг относительно друга. При этом экспертиза игнорировала сравнительный анализ отличительных признаков предложенного решения и признаков, противопоставленных экспертизой, представленный заявителем одновременно с откорректированным вариантом формулы изобретения.
В направленном в палату возражении на решение о признании заявки отозванной заявитель подчеркнул, что, по его мнению, вариант откорректированной формулы изобретения, по сути, не выходит за рамки первоначальных материалов, но он не настаивал и не настаивает на включении именно этих вариантов признаков в формулу изобретения, и что возможны и другие их варианты изложения, дословно основанные на первичных материалах заявки. Эти варианты были указаны в возражении и основывались на приведении соотношений диаметров окружностей расположения объектов, взятых из первичного описания. Также в возражении была представлена копия не учтенного экспертизой сравнительного анализа признаков.
Так как коллегия палаты рассматривает технические вопросы и принимает решение в течение ограниченного заседанием промежутка времени, были представлены дополнительные графические и фотоматериалы патентуемого объекта. Они явно выходили за рамки первоначальных материалов, но более доходчиво разъясняли суть изобретения. На коллегии было специально оговорено и подчеркнуто, что заявитель не собирается заменять первичные графические и иные материалы, а представил дополнительные материалы, чтобы коллегия смогла быстрее разобраться с технической стороной вопроса. Одновременно, фотоматериалы подтвердили существование реального соответствующего формуле изобретения объекта и готовность заявителя добиваться положительного решения по заявке. Представителя экспертизы убедили аргументы заявителя, и коллегия палаты восстановила делопроизводство по заявке, обязав продолжить ее экспертизу.
В обоих приведенных примерах в возражениях были представлены откорректированные формулы изобретений. Дополнительные материалы, в том числе, выходящие за рамки первоначальных, использовались на коллегии палаты исключительно с целью разъяснения технических вопросов. Эти материалы можно предъявлять как перед началом заседания коллегии, так и в процессе ее проведения, когда заявитель почувствует их необходимость. Все это позволило коллегии палаты быстро разобраться в сути рассматриваемых вопросов и принять объективные решения.
Среди изобретателей бытует мнение, что пытаться отстоять свои аргументы на коллегии палаты – дело бесперспективное. Разумеется, далеко не все дела решаются в пользу изобретателей (см. статистику в разделе правил "Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принимаемые по результатам рассмотрения возражений и заявлений коллегиями Палаты по патентным спорам" http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm). Тем не менее два приведенных примера свидетельствуют о том, что при надлежащей подготовке и аргументации, основанной на объективных данных, возражения заявителей могут быть удовлетворены.
Литература
1.Соколов Д.Ю. Патентование сложных изобретений. М.: Информационно-издательский центр "Патент", 2013. 120 с.
2.Соколов Д.Ю. Патентная экспертиза высоких технологий // Наноиндустрия. 2012. № 6.
3.Патент 2444711 Рос. Федерация. Способ измерения энергии квантовой нелокальности частиц, совершающий инфинитное движение.
Отзывы читателей